FTO(free to operate)是个外来词,指的是技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下自由实施,有时也称right to use。FTO分析在美国、中国、德国等国应用比较普遍。与其他的专利分析报告相比,FTO名称上看起来比较另类,,翻译成中文是技术自由操作,导致人们在理解时扩大了概念范围,有时把商标侵权、技术合规等也放到FTO分析的范畴中。本文提及的FTO使用其最基本和普遍的定义,限定在专利风险分析的范围内。
FTO与专利不侵权分析、专利风险分析、专利预警几种专利侵权相关的分析容易混淆,实际工作有时候会有重叠,但有时会在不同情况下应用。FTO分析一般侧重于自由实施,侵权人在被诉专利侵权时,可以用FTO报告证明自己非故意侵权(willful infringement ),以避免惩罚性赔偿,所以FTO分析既分析有效专利也分析失效的现有技术,目的在于证明当前“技术”可实施,不会侵犯他人专利权。专利非侵权分析(non-infringement)侧重在已经知晓相关专利的情况,将现有方案与已知晓的专利进行权利要求比对以判断是否侵权。专利风险分析一般只分析有效的专利,这点与FTO不同。专利预警一般用在产品处于研发前端未最终成型时。实践中这四种专利侵权相关的报告会有相互重叠交叉的地方,需要哪种分析取决于具体的商业目的。FTO主要目的是用于证明非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿。
在美国司法实践中,有几个案例确定了避免故意侵权的原则,包括早期的尽职(dare care)原则和客观轻率(objectivelyrecklessness)原则,在这种原则之下,起诉方需要证明侵权方“在极大可能知晓专利侵权情况”,侵权人通常可以用FTO报告规避故意侵权指控,显示自己尽到明显的注意义务,比如经过基本的专利检索、专利筛选、相关专利的权利要求比对等。
但有意思的是,美国联邦法院在HaloElectronics V. Pluse Electronics案中否定了所谓的“客观轻率”的原则,而是将故意侵权的裁判权还给了地方法院。
在这种情形下,权利人指控故意侵权的难度实际上降低了,根据“客观轻率”的原则,被控侵权一方提供的FTO报告上没有提到相关的侵权风险,而原告在没有其他的强证据的情况下,无法追究到故意侵权责任,故意侵权的三倍赔偿也形同虚设。
权利人完全可以“假惺惺”地让律师制作一份无相关专利踪迹的报告来规避可能的故意侵权指控。
因此,故意侵权裁定区回到地方法院,侵权一方被控故意侵权的可能性更大了,这就间接地要求企业在专利侵权风险预警上花更多精力,而不能像过去一样,拿一份律师签字的FTO报告就可以轻松地规避故意侵权了。
在中国,FTO做到什么的程度才能抗辩故意侵权指控,目前没有相关的案例可参考,但参照一般的专利侵权标准,检索需要较高的查全率、权利要求比对需要全面覆盖原则和等同原则两方面,这些都需要反应到报告中,以证明尽了极大的注意义务。