首先,申请人如果计划在日本申请专利,则在撰写优先权文件时就要兼顾考虑中日两国法律法规中针对申请文件的相关要求,做到说明书充分公开,权利要求以说明书为依据且清楚、简洁。在用词方面,尽量避免使用限制性语言,同时,对于一些在中国无法获得专利保护但在日本可获得专利保护的主题,在撰写国内优先权文件时需要预先在说明书中加以记载,方便后续进入日本时,通过主动修改的方式将这些内容增加到权利要求书中。
申请文件是专利审查的基础,因此申请文件的译文准确性是至关重要的。在翻译申请文件过程中,除了要考虑到日语的表述习惯和翻译文本的易读性,更要保证译文忠于原文。PCT 有时还允许根据原国际申请文件来修正译文的明显错误,但在巴黎公约途径下,译文就是原始申请文件,是不允许在审查过程中参照优先权文件来修改翻译错误的。因此,申请人在准备日文申请文件时,应当遵循直译原则、尊重原文原则和术语一致原则,以提高译文质量。另外,由于日语语法的表述习惯,如果在一个句子中存在多重主、谓、宾关系,则很有可能导致修饰关系不清楚,因此,要尽量避免这样的表述方式。
在提交日本专利申请前,最好依照日本的专利法规对权利要求进行再次确认,主要需要注意以下几点:
(1)权利要求的多引多问题
此前,日本专利是允许多引多权项(multiple-multiple dependent claim),也就是允许一项权利要求引用两项或者多项其他权利要求,且其引用的权利要求也引用了一项或者多项权利要求。以往许多申请人会利用这种方式来减少权利要求项数,降低实审请求的费用,进而实现成本控制。但很遗憾,自 2022 年 4 月 1 日起,日本专利局对多引多权项作出了限制,若提交的日本专利申请中包括多项引用多项的权项,那么对于发明专利申请,审查员将会下发一个拒绝理由通知;对于实用新型专利申请,审查员将会下发一个补正通知。
(2)保护主题
中日专利法对于保护客体的规定也有所差异,因此可以根据日本法律法规适当增删权利要求,以得到更大的保护范围,同时节省答复审查意见的程序。
例如,在通信领域,中国专利法是不保护计算机软件的,中国专利的权利要求只能记载为“装置”或“方法”。但计算机软件又属于日本专利法的保护客体,因此有必要增加相关的权利要求。
又例如,在生物医药领域,《特许·实用新案审查基准》第 III 部分第一章中规定:人体手术和疾病的治疗、诊断方法是不可授予专利权的对象。与中国专利法第 25 条中规定的“疾病的诊断和治疗方法不授予专利权”相比,中日两国对于疾病的诊断和治疗方法的对象存在差异。在中国,“疾病的诊断和治疗方法”以有生命的人体或者动物体为直接实施对象;在日本,如果诊断和治疗方法实施的对象是动物体,则属于可被授权的客体。因此,如果在向日本的专利申请中遇到属于疾病的诊断和治疗方法的权利要求,可以考虑将其删除,或是改写为“在制造用于疾病的诊断和治疗的组合物中的使用”的权利要求,又或是进一步限定为适用于除人体外。
在中国,实用新型审查程序简单、创造性要求不高,因此许多企业会选择申请实用新型专利来进行技术保护。但日本的实用新型在权利行使上比较困难。
《实用新型法》第 29 条第 2 款规定:“实用新型权利人或者专用实施权利人,只有出示该授权实用新型的实用新型技术评价书进行警告之后,才能对自己的实用新型权或者专用实施权的侵权人行使其权利。”该实用新型是向日本专利局申请的,任何人都可以申请,被判断为有侵权可能性的第三人也能申请,并且对于实用新型技术评价书中的内容不能提出不服。
另外,尽管专利权人预先取得肯定内容的实用新型专利评价书,但如果实用新型专利因无效宣告请求被宣告无效时,实用新型权利人还要承担因诉讼给被告造成损害的赔偿责任(《实用新案法》第 29 条第 3 款)。
对此,申请人可以利用日本专利类型转换制度来将实用新型专利变更为发明专利,从而规避上述风险。该制度允许申请人在发明专利、实用新型专利以及外观设计专利这三种专利申请之间转换专利且保留原申请日。在保持申请内容的同一性的情况下,申请人可以通过提交专利类型转换请求书来进行专利类型转换,此时,还需要重新提交新的申请文件。请求专利类型转换的主体可以是原申请人,也可以是原申请人的合法继承人,在原申请是共同申请的情况下,请求转换的必须是所有申请人。在转换完成后,原申请视为撤回,而新申请保留原申请日。的重视程度仍然很高。如下图所示:
中国政府及中国科技企业为了在知识产权领域成为领先者,正在不断进步。而随着竞争持续加剧,企业需要保持创新、制定战略,使创新所产生的知识产权价值最大化将会变得十分关键。半导体的头部企业及其他科技行业正越来越多地利用他们的专利组合以确保在运营上不受束缚,为其持续的研究和开发提供良性循环,支持伙伴关系和行业标准发展,并为推进公司战略提供其他帮助。适当的专利商业化战略可以帮助科技企业保持和发展为技术和市场的领导者。