专利侵权判定是FTO检索分析后必经的步骤,也是FTO报告的最终体现之一。全面覆盖原则是专利侵权判定的霸王条款,FTO的专利侵权判定也不例外,是将在先专利的技术方案分解成技术特征,根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定,运用“全面覆盖原则”将目标产品技术特征与在先专利技术特征逐一对比,评估目标产品专利侵权风险。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定:人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。因此专利侵权包括相同侵权和等同侵权,本文不讨论何种侵权,而是根据小编最近检索的一个案例讨论涉及主题名称中应用领域的限定对专利保护范围的影响。
“应用领域限定特征”的相关法律规定:
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》25条,主题名称中所包含的应用领域、用途或者结构等技术内容对权利要求所要保护的技术方案产生影响的,则该技术内容对专利权的保护范围具有限定作用。
主题名称是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象概括,是对专利技术方案的简单命名,其代表的技术方案需要通过权利要求的全部技术特征来体现。
《专利审查指南》第二部分第二章3.1.1,对于主题名称含有用途限定的产品权利要求,其中用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑,但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。.......如果“用于......”的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响,只是对产品或设备的用途和使用方式的描述,则其对产品或设备例如是否具有新颖性和创造性的判断不起作用。
从以上不难看出,如果主题名称含有用途或者应用领域的限定,只有权利要求有相应的技术特征与之对应,该限定才有作用。也就是如果主题名称中带有限定词,就应在权利要求的技术特征中有所体现,如果在权利要求的特征部分没有体现,则该限定对专利保护范围没有限定作用。所以这种情形,要通过阅读权利要求,结合说明书,针对个案判断。
根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》24.3规定,使用环境特征不同于主题名称,是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征。可见使用环境特征不在主题名称部分,而应用领域是对主题名称的限定,或者可以理解,使用环境特征某种程度上比应用领域更具体。
“使用环境特征”相关的法律规定:
司法解释二第九条 被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》24条,写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权法院《专利侵权判定指南(2017)》24条,写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。被诉技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是,专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
从以上规定可以看出,使用环境特征因为写入了权利要求,就一定会对保护范围有限定作用。但判定是否侵权,要看被控侵权产品,主要分以下情形:
(1)使用环境特征被理解为可以用于该种使用环境,被控侵权产品也可以用于权利要求记载的使用环境,则侵权,不以是否实际使用为前提。(被理解是建立在阅读内部证据的基础上)
(2)使用环境特征被理解为只能用于该种使用环境,被控侵权产品也只能用于该种使用环境,则侵权;如果被控侵权产品还可以适用于其他使用环境的,则不侵权。
(3)无论要保护的产品使用环境特征是否唯一,只要被控侵权产品不能用于该使用环境,就不侵权。
综上,遇到上述情况下的侵权判定,务必要结合在先专利内部证据对其进行解释,实务阶段针对应用领域不同的情况,最好能举证证明应用领域的限定作用,含有使用环境的,最好能证明自己的目标产品不能用于在先专利所限定的使用环境。
FTO检索是非常有必要检索失效专利,失效专利虽然没有侵权风险,但其可以提供找到其他风险专利的信息,此外,失效专利如果是现有技术,还可以为无效风险专利或者现有技术抗辩做好准备。
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