根据第四次修改的中国专利法规定，“对故意侵犯专利权，情节严重的”，赔偿数额可以被确定为正常赔偿数额的一倍以上五倍以下。这是对故意侵权的非常严厉的制裁，美国也才是损害赔偿的三倍[1]。尽管修订后的专利法要在2021年6月才开始实施，但是由于原则上规定了惩罚性赔偿的民法典[2]在2021年1月1日就要开始实施，所以专利故意侵权的五倍惩罚性赔偿在明年年初就可能实施。因而市场上的相关主体有必要尽快理解该条款，避免出现惩罚性赔偿的情况。
预计最高人民法院会针对新的专利法出台相应的司法解释。但是在司法解释出台之前，就有可能遇到相关的诉讼，而且避免惩罚性赔偿的措施可能需要在诉讼到来之前就需要进行准备。
在美国，FTO(Free To Operate)分析是避免专利侵权的惩罚性赔偿的重要手段。FTO分析又称商业自由实施分析，是指通过对企业实施的技术是否落入他人专利权保护范围进行分析而作出的分析报告。可以分为针对特定专利的侵权风险分析和针对不特定专利的侵权风险分析。针对不特定的专利时需要基于产品的结构进行检索，然后根据检索结果进行是否侵犯检索出的专利的分析。
本文旨在说明FTO分析对于避免惩罚性赔偿的作用以及应该注意的事项。
对于给予惩罚性赔偿的主观要件，专利法设置了比较低的标准，仅需故意即可。在民法典中，故意与恶意是被区别使用的，在一些条款中使用了恶意，而在另一些条款中使用了故意，并且存在在同一条款中即使用恶意又使用故意的情况[3]。在知识产权立法中，针对需要惩罚性赔偿的主观状态，商标法和反不正当竞争法使用“恶意”，而著作权法使用“故意”。在专利法中，也是区别使用恶意和故意的[4]。民法典和专利法针对惩罚性赔偿没有采用恶意而是采用了故意，实际上是表明不需要特别高的主观标准。民法典没有对“故意”进行定义。按照一般的理解，故意可分为直接故意和间接故意。其中，间接故意是指明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理状态。
至少从数量上，中国目前已是专利的大国。根据中国国家知识产权局2020年7月公开的统计数据，截至2020年6月底，国内(不含港澳台)发明专利有效量199.6万件[5]。如果加上实用新型和外观，有效专利的数量肯定是非常惊人的。
在如此大的专利保有量的情况下，产品的生产者应该能够意识到进入市场的产品是有侵权他人的专利的可能性的。明知有侵权可能而不采取措施，就有可能被认为是放任侵权结果的发生。从而满足间接故意的构成条件，如果侵权就可能被认为是故意侵权。
在美国Underwater案[6]中，联邦巡回上诉法院认为，如果潜在的侵权人已经实际知悉他人的专利权，他就有主动义务(affirmative duty)谨慎行事，以确定自己是否侵权。这种主动义务包括在任何可能的侵权活动开始之前寻求和获得律师的合格法律意见的义务。
这个案子的判决是1983年作出的，距今已经有很长的时间了，该案确定的这个标准在美国适用时也有了很大的变化。但是该案与中国目前惩罚性赔偿刚刚建立、急切保护专利人利益的情况非常吻合。
另外，在美国，需要在专利产品上进行标识，而在开始诉讼之前，一般会以发送律师函等方式向涉嫌侵权的人进行通知。在某些情况下，如果不进行这种通知，通知前所受的损害则无法获得赔偿[7]。在中国，因为没有美国专利法的通知义务，专利赔偿的计算也与是否通知无关。因此在中国，不能等到权利人通知才进行专利侵权分析。
因而，综上所述，在中国如果在涉嫌侵权的行为(例如产品投入市场进行销售)开始之前不进行FTO分析，一旦侵权，就有被认为是故意侵权的风险。对于有实力企业(能够支付FTO分析的费用)、对于销量很大或很贵重的产品、对于专利密集的技术领域、对于竞争对手已经有专利产品在售的情况，在产品销售之前不进行FTO分析或针对竞争对手进行FTO分析，被认定为间接故意的风险会更大些。
如果专利律师出具了产品不侵犯某一专利权的FTO分析报告，那么就能够排除专利法针对惩罚性赔偿所要求的“故意”。
在前述的Underwater案中，可以看出，如果被诉侵权人获得了结论为不侵犯专利权的合格法律意见，就完成了其主动义务(affirmative duty)，从而不会被判处惩罚性赔偿。在美国的Loggerhead Tools案[8]中，伊利诺州北区法院就认为与专利律师的持续磋商是善意的高盖然性的证明。
因而，如果被告能够出具合格的认定产品不侵权的FTO分析意见,无疑会有力地帮助被告证明自己的侵权不构成故意侵权。
然而，也不是所有的FTO分析报告都能够起到避免惩罚性赔偿额的作用。一方面，漠视该报告肯定无法证明被告人的非故意。另一方面，FTO报告还应该满足以下的要求：
1、出具人应具有一定的资质
在美国ARCTIC CAT案[9]中，被告BRP所依赖的不侵权分析报告是内部的IP部门的工程师出具的，法庭认为，很重要的一点是，他不是一位律师。因此，无论他的工作质量如何，被告都无法因为他而实现律师意见抗辩[10]。相对应的，在美国Read案[11]中，不侵权分析报告来自于一位资深的专利律师，尽管其没有针对该案进行专门的法律检索，法院仍然认为该报告适格，而确认侵权人不必承担惩罚性赔偿。
在中国，和专利有关的执业资格包括律师和专利代理人。专利代理人分为一般专利代理人和具有诉讼代理人资格的专利代理人。律师分为具有专利代理资格的律师、专利律师、其他律师。一般专利代理人因为没有诉讼经验，其出具FTO分析报告的资格很大可能会受到质疑。
具有以下四种条件之一的专利代理人可以被认定为具有诉讼代理人资格的专利代理人：(一)取得律师资格证书或者法律职业资格证书一年以上;(二)曾经代理专利诉讼案件;(三)曾经代理宣告专利权无效案件;或(四)其他经中华全国专利代理人协会认定的特别情形。特殊情形的不论，取得律师资格证书或者法律职业资格证书一年以上的专利代理人仍然可能从未处理过专利诉讼业务，而宣告专利无效与专利诉讼有很大的差别。因此，没有代理过专利诉讼案件的专利代理人出具不侵权分析报告仍然有一定的不被认可的风险。
由于专利的技术性属性，而大多数的律师都是法学院校出身，从未代理过专利案件、也不具有专利代理师资格的律师如果出具这种报告也可能会被质疑。专利代理师律师、具有专利代理师资质的律师在中国统称为双证律师，区别是前者在具有专利代理资质的律师事务所工作，后者则在不具有专利代理资质的律师事务所工作。因而选择的顺序应该是专利代理师律师、具有专利代理师资质的律师、具有专利诉讼经历的具有诉讼代理人资格的专利代理人。这应该构成基本入门的要求，在经验方面当然是越丰富越好。
2、分析内容的专业性
FTO分析不能是草率的，其目的不能仅仅是为了避免惩罚性赔偿。首先这个报告应该是书面的。口头的、非正式的报告应该是不符合要求的。其次是不能只有结论。在前述的ARCTIC CAT案中，分析人员只简单地在手写纸上写了简单的结论。这样的简单的报告是不能体现专业性的。
专业性的报告应该包括如下的内容:
1) 法律的调查。中国有关专利侵权的法律渊源包括专利法、相关司法解释、指导案例等。针对具体的案件，有时候也应该引用相关案例作为法条的抽象描述的具体说明。
2)所分析的产品的调查。所分析的产品应该和最后真正生产的产品没有实质性不同。应该对产品的构成以及方法的步骤等进行确切的分析和真实的描述，使其确确实实反映所涉产品的技术方案。在LOGGERHEAD TOOLS案中,专利律师的报告在最后的产品图纸确定之前三个月作出。在该案中，该最后的产品方案与专利律师所分析的方案没有实质性的差别，从而并没有影响该报告的效果。但容易理解的是，如果最终的产品和专利律师所分析的产品有很大的差别，那么律师的分析将可能无法用以避免惩罚性赔偿。
3)应该对专利权利要求的保护范围进行确定。根据专利法，专利的保护范围以权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求。根据中国的法律实践，审查档案也可以用来解释权利要求[12]。正确理解权利要求的保护范围是侵权分析的前提。
4)应该包括字面侵权分析和等同侵权分析。因为专利侵权包括字面侵权和等同侵权，因而如果不对两者进行分析，则是不专业的。
5)应该至少对所有的独立权利要求进行不侵权分析。一件专利通常有多个权利要求，由于侵犯一个权利要求就是侵权，因而不侵权的结论应该是针对所有权利要求的，理论上不能仅仅分析独立权利要求。但是实际上，独立权利要求的范围最大，如果不侵犯独立权利要求，也就不太可能侵犯从属权利要求。所以只要识别出某特殊专利里的以从属权利要求面目出现的独立权利要求，并针对所有的独立要求进行分析应该就可以了。
应该理解的是，通常呈现到法庭上的报告的结论都是不侵权的。因为漠视报告的侵权结论是不会使该报告起到免于惩罚性赔偿责任的作用的。但是在FTO分析中，可能会遇到结论为侵犯专利权的情况。在这种情况下，当然首先想到的是要对产品进行回避设计。回避设计是技术进步的重要源泉。但是在某些情况下，可能无法做出回避设计，更有可能存在其他的抗辩。这些其他的抗辩包括现有技术抗辩、在先使用权抗辩、临时过境抗辩、非生产经营抗辩、专利权恶意取得抗辩、专利无效抗辩、权利用尽抗辩、行政审批抗辩等等。
这些抗辩成立的情况下，被告均会被认为不侵权或视为不侵权，如果有合格的分析认为存在这些抗辩的情况下，可以证明被告对于不侵权的确信，因而都能证明侵权的非故意性。
对于专利无效分析报告能够作为证明被告的非故意性这一点，可能会有一些异议。在Commil USA,LLC v.Cisco Systems,Inc(135 S. Ct. 1920)案中，美国最高法院认为，专利的有效性和专利侵权是两个不同的问题，专利总是被假定为有效的，有行政途径来确定一个专利的有效性。这些观点在中国的知识产权界有广泛的影响。中国的法院也可能基于类似的理由认为无效性分析不能作为侵权非故意性的理由。
对此，我们认为不必过于担心。首先，毫无疑问的，一个无效的专利是不可能被侵权的，而且很多专利是可能会被无效的。因而对于确信该专利无效的被告而言，其不具有侵害该专利的故意。
其次，在中国，有很多的专利是没有经过实质审查的，而无效的程序包括在国家知识产权局的无效行政程序、北京知识产权法院的一审和最高院的二审，会耗时耗力。因而不能要求被告在产品进入市场前都对这些专利进行无效。如果被告聘请了专利律师，并得到了所涉及的专利应该无效的判断，不应该认定被告的主观上存在侵权故意。
进一步，专利律师出具了所涉及的专利无效的分析结论，客户基于该分析结论但最终侵权，该侵权的主观状态最多是出于完全仰赖非司法机关作成的无效判断的过度自信，即行为人已经预见自己的行为可能已经侵害了某个专利，但是相信专利为无效因而能够避免专利侵权责任的心理态度。在这种情况下，依据中国的法律，这只是一种过失，不应认定行为人为故意侵权。
故意的含义中包含明知。FTO分析可能涉及检索，如果检索出相关专利，而律师提出侵权警告，那毫无疑问是明知了。是否不进行这种分析，不进行这种检索，反而可以减轻主观的恶意呢?
对此，我们首先认为这种鸵鸟态度是不可取的。一方面如前所述，不进行FTO分析本身有可能会被认为是一种故意。另外，如果发现了有侵害其权利的风险的专利，在早期有很多的应对办法，例如采用规避设计、例如购买和获得许可、例如保存现有技术抗辩或先用权抗辩的证据等等。如果不进行这些检索和分析，那么这样的应对机会就没有了。
另一方面，还要考虑两种风险的权衡。尽管在中国并没有美国的律师与客户之间沟通保密特权制度，但在举证责任上，原告仍要证明被告曾经获得这样的一份对被告不利的报告，这是非常困难的。而如果不进行这样的FTO分析，则完全不知道面对的风险是什么，有多大。有时候，未知的风险才是大风险。
总之，面对可高达五倍的惩罚性赔偿，面对可能出现的专利碰瓷[13]行为，任何生产企业都应该非常重视，认真考虑进行FTO分析的必要性。