我们知道,当面对他人发起的专利进攻时,可以向国知局发起专利无效宣告请求,以无效掉他人的专利。然而,专利无效周期较长,会使企业陷入长期的专利诉讼状态中,对企业造成不良影响。为了避免拖入长久的专利战中,可以采用如下抗辩手段进行抗辩。
《专利法》(2008年修正,下同)第六十二条规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条:“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被控侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”也就是说,现有技术抗辩用于将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比,例如,涉案专利的保护范围包括A、B、C、D四个技术特征,被诉产品同样包括A、B、C、D四个技术特征,如果能够在一项现有技术方案中,找到与A、B、C、D技术特征相同或者等同的四个技术特征,那么就可以使用现有技术抗辩。如果只能在一项现有技术方案中找到与A、B、C技术特征相同或等同的三个技术特征,而在另一项现有技术方案中找到与D技术特征相同或等同的技术特征,虽然不能够将这两项现有技术方案相结合以进行现有技术抗辩,但是可以通过将这两项现有技术方案相结合以对涉案专利发起无效宣告。
现有技术抗辩类似于专利新颖性的判断标准。值得注意的是,在新颖性宽限期所公开的技术不能用于现有技术抗辩。这是因为,设立新颖性宽限期制度的初衷用于保护专利申请人因技术方案意外公开而无法获取专利权,新颖性宽限期是对专利申请人的一种特殊待遇。如果被控侵权人能够将新颖性宽限期所公开的技术用于现有技术抗辩,那么也能够用于无效涉案专利,显然有悖于新颖性宽限期制度设立的初衷。
《专利法》第七十条规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”
合法来源抗辩成立的关键在于被控侵权人其一主观上无侵权故意,不知道被诉产品未经专利权人许可而制造并售出,并且已经尽到合理注意义务;其二客观上能够证明产品具有合法来源,是通过合法的销售渠道获取的产品。虽然合法来源不承担赔偿责任,但是不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质,需要承担专利权人为制止专利侵权行为的合理开支。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二十五条:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其以支付该产品的合理对价的除外。”也就是说,被控侵权人需要证明其支付了与侵权产品相合理的价钱,以便能够继续使用侵权产品。因此,企业在交易过程中,既要注意规范操作,同时需要留存包括买卖合同、发票或者符合交易习惯的其他证据资料。
《专利法》第六十九条规定了不侵犯专利权的情形:“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的。”
权力用尽抗辩与合法来源抗辩的区别在于:其一、前者的来源为专利权人的产品或者为专利权人售出的产品,后者的来源为非专利权人的产品;其二、前者不承担赔偿责任,也不是侵权行为,后者不承担赔偿责任,但是为侵权行为。例如:甲申请了X产品的专利并获得了授权,甲将X产品售卖给了乙,乙再将X产品售卖给了丙,丙再对X产品进行售卖时,甲告丙侵权,丙可以以权力用尽进行抗辩。权力用尽抗辩的实质在于,甲在将X产品售卖给乙时,已经同时收取了专利使用费,如果甲再向丙收取专利使用费,也就是对同一产品进行多次收费,显然不符合等价有偿的市场规则。对于部分行业,碍于专利被许可人的市场话语权较低,对专利技术依赖程度较高,同一产品在产业链的不同位置被专利许可人进行重复收费,严重违背了市场公平原则。
《专利法》第六十九条第二款规定:“某项发明创造在专利申请人提出专利申请之前,如果他人已经制造了相同的产品、使用了相同的方法或者已经做好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备,则在该发明创造被授予专利权后,他人仍有权继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造,其制造和使用行为不被视为侵犯专利权。”例如,甲在2010年开始生产X产品,乙于2011年就X产品申请专利,并于2012年获得专利授权,之后,乙起诉甲侵权,甲可以使用先用权进行抗辩,证明其已经制造了相同的产品、使用了相同的方法或者已经做好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备,但是,甲不能超过原有的范围制造或者使用该项发明创造,例如,甲原有产线的产能为每月生产三千件X产品,甲不能在X产品的专利授权后扩建产线,提升产能。
已经做好制造、使用的必要准备是指:已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。在实际操作中,技术图纸或者工艺文件往往以技术秘密的形式保护,即未被公众所知的技术,不属于现有技术,这种情况可以使用先用权抗辩。假如技术图纸或者工艺文件在专利申请前已经公开,成为了现有技术,这种情况既可以使用先用权抗辩,也可以使用现有技术抗辩,另外也可以用于发起对专利的无效宣告。
随着NPE的不断增多,企业陷入专利侵权纠纷的风险不断提升,面对专利侵权纠纷时,应理性分析内外局势,选择合适的手段进行维权。